根據聯邦巡迴上訴法院於 2025 年 4 月 30 日在 *Fintiv, Inc. v. PayPal Holdings, Inc.* 案（案號 23-2312）的判決，再次強調了專利必須說明其發明的「如何實現」方法，而非僅描述結果。法院維持了下級法院的判決，認定 Fintiv 公司與雲端交易系統相關的行動錢包專利因請求項不明確而無效。爭議焦點在於專利請求項中使用的術語「payment handler」（支付處理器）。法院認為該術語是 35 U.S.C. § 112(f) 下的均等語加功能 (means-plus-function) 請求項元素，但專利說明書並未揭露執行該功能所需的足夠結構，從而導致請求項不明確並因此無效。
此判決重申了在專利申請中使用功能性語言時，專利說明書中提供清晰結構描述的重要性。即使請求項中未使用「手段」(means) 一詞，若其描述了功能而未具體說明執行該功能的足夠結構，仍可能被視為均等語加功能請求項並受 § 112(f) 規範。對於軟體相關的專利申請尤其如此。
法院駁回了 Fintiv 的論點，即僅憑「handler」一詞本身、結合前綴詞「payment」，或透過請求項中「operable to」（可操作執行）或「configured to」（配置用於）等連接詞，就能賦予該術語足夠的結構。法院指出，技術詞典顯示「handler」一詞本身不具有結構意義，「payment」僅描述功能。並且，**「operable to」或「configured to」等詞語並非總是賦予功能性請求項術語結構意義，其是否適用 § 112(f) 取決於專利本身的具體上下文**。
此外，法院也不同意圍繞「payment handler」的其他請求項語言透過定義輸入、輸出和操作就能賦予其結構。法院認為，這些請求項限制並未概述「payment handler」應遵循的「規則」，且「payment handler」本身沒有已知的明確含義。**由於專利說明書僅重複了請求項的功能性語言，而沒有提供實現「payment handler」的演算法或詳細結構，因此未能滿足 § 112 對於明確性的要求**。
*Fintiv 訴 PayPal* 案的判決提醒專利撰寫人，特別是針對軟體發明，**在使用功能性請求項語言時，務必在專利說明書中提供足夠的、與所主張功能相對應的結構、材料、或步驟（如演算法）描述**。僅僅描述功能的結果，或依賴諸如「configured to」或「operable to」等詞語來暗示結構，可能不足以滿足 35 U.S.C. § 112 對於請求項明確性的要求。未能提供足夠結構支持的功能性請求項將面臨因不明確而被宣告無效的風險。因此，確保專利說明書充分揭露實現主張功能的「如何實現」細節，對於確保專利權的有效性至關重要。
資料來源：Patents Must Describe the “How” - A Reminder That Functional Claims Need Structural Support
